知识产权共有，真可以做到公平共有么?

本文部分文字、图片来源 | IP Frontline

Catherine Boxhall，Rachel Sciascia

翻译整理 | 德崇智捷知识产权代理

 

当多家组织机构共同合作研发出有一定价值的知识产权（intellectual property，简称IP）时，就经常会引发IP的所有权问题。“共有权”这个概念的实施要比听起来复杂许多。IP共有权会产生一系列的管理问题、执行问题以及商业化问题等，而这些问题往往会引发意想不到的问题和后果。所以，那些正在考虑共有权问题的企业，要想清楚这是不是解决问题的最好途径，是不是适合企业的实际情况，或者是否有其他更为实用可行的方法可以实施。

 

现在，在澳大利亚越来越重视有效地研发合作。随着技术的不断进步，澳大利亚联邦政府和州政府都在寻求推动创新。如何更好地、更有效的推动学术界和企业之间的合作，最近澳洲主流媒体就此事都发表了精彩的评论和辩论主题，而这个问题也成为了社会的热门话题。

 

但是，在合作研究进行的过程中就出现了我们之前提到的，需要针对IP的所有权及使用权进行协商和谈判。特别是对于双方都渴望达成合作协议从而可以开始进行研究的企业来说，共同所有权似乎是一个“公平的”方案。但是，同意“共有制”的执行方案是非常复杂的，会有如下的问题产生：

 

✿ 双方谈判所产生的结果可能会和预期所期待的“公平”有很大的不同。

✿ 对于管理和执行“共有IP”的人来说是一场“管理上的噩梦”。

✿ 在进行商业化进程或者在允许第三方使用“共有IP”上，会造成许多障碍。

 

其实，“共有IP”并不是解决共同研发的唯一途径，还有其他一些在实践过程中更具操作性和公平性的实施方案可供参考。

 

知识产权共有到底是什么？

 

 

 

知识产权共有是指两个或两个以上的知识产权人对同一项知识财产共同享有一个知识产权。共有主体称为共有人，各共有人之间因财产共有形成的权利义务关系，称为共有关系。知识产权共有的客体称为共有财产。

 

共有知识产权对权利人行使权利会造成的影响在不同国家之间差别非常大，取决于知识产权的性质以及每个国家的法律政策。

 

 

专利

 

中国

 

中国《专利法》第8条规定：“两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。” 第15条规定：“专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。除前款规定的情形外，行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。”

 

我国《合同法》第340条规定：“合作开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于合作开发的当事人共有。当事人一方转让其共有的专利申请权的，其他各方享有以同等条件优先受让的权利。合作开发的当事人一方声明放弃其共有的专利申请权的，可以由另一方单独申请或者由其他各方共同申请。申请人取得专利权的，放弃专利申请权的一方可以免费实施该专利。合作开发的当事人一方不同意申请专利的，另一方或者其他各方不得申请专利。”

 

在我国，共同完成的发明创造，专利申请权并非必须由双方共有，也可从其约定；而专利权的行使，如无约定，除单独实施或普通许可外，必须取得全体共有人的同意。为了避免申请过程界限不清（例如哪一方负责递交申请，申请费用如何缴纳，答复审查意见如何进行,无共有人同意，能否放弃申请），以及避免行使权利时遭遇的困境（例如无共有人同意， 公司可能无法起诉第三方侵权，又如诉讼过程中，共有人对诉讼策略有分歧，产生的诉讼费用如何分配，和解金或许可费如何分配等），不约定共有当是上策，如无法达成共识，事先约定权利行使的细节无疑是相当重要。

 

澳洲

 

在澳洲，共有人针对发明、工业品外观设计、电路设计或植物新品种享有同等的不可分割权益，可以自行针对共有IP进行个人交易而不用对其他共有人做出解释。但是，共有人不能在未经其他共有人同意的前提下私自授予他人共有IP许可权或进行利益转让。从实用的角度来看，这意味着共有人可以自行使用IP但是不能独立授予他人（非共有人）使用。

 

加拿大

 

在加拿大，现行的司法理论上倾向于共有专利权人不得淡化其他权利人的权益，实践中意味着其中一方权利人要行使权利需要其他权利人的同意。包括专利申请过程中，无共同申请人同意，任何申请人之一不可撤回申请；授予专利权之后，无共同权利人同意，任何权利人不得向第三方进行许可；如一方申请人故意被遗漏，他/她可申请追加，但追加之前的许可行为，由于不是经由所有权利人同意，会被认为无效。另一方面，权利人转让其在专利中的权利则不需要其他共有人的同意，除非会导致共有人权利的淡化，比如将权利转让给若干个被转让人。故如果公司作为被许可人或者被转让人，需要事先确认好权属，如果公司作为合作开发人，则需要认真考虑是否要同意约定共有。

 

美国

 

这就有别于美国的专利制度。在美国，对共有人的限制相对较少，所以权利人在防止被其他共有人淡化自身的权利时需特别谨慎。比如，权利人可以单方面决定（即不需要共有人同意）许可给任何的第三方，该许可不限定是普通许可还是独家许可，除非共有人明确约定禁止。这样导致其他共有人受到损害可以用一个案例（Ethicon）来说明，一项发明的发明人与专利权人是Dr. Yoon, 他授予Ethicon独家许可，Ethicon随后起诉United States Surgical Corporation (USSC)专利侵权，USSC发现有第二发明人Young Jae Choi未被列为共同申请人，USSC找到Mr. Choi, 成功将他追加入专利权人，然后从其处获得有追溯力的许可，Ethicon的诉求不仅未被支持，其获得的独家许可权利也被淡化了。从此案还看出，没有约定的情况下，美国专利共有人会对业务的开展造成极大的阻碍。

 

 

商标

 

中国

 

在我国，商标共有人有独立使用商标的权利，商标权与所有权不同，后者的权能包括占有、使用、收益、处分的四项权能，商标权的基本权利主要是专有使用权，当然除此之外尚有许可权、转让权、禁止权。通俗地说，商标权的主体行使其权利的最为主要的方式是直接使用该商标。但是，商标权共有人许可第三方使用或者设定质权，必须取得共有人的一致同意。因为任何一方的许可都会对其他共有方带来巨大的影响。商标权共有可以分为按份共有和共同共有。按份共有的各共有人在自己的份额内得自由地许可第三人使用，或者设定质权，但不得损害其他共有人的利益。

 

澳洲

 

在澳洲，经营过程中的两个或两个以上的当事人可以共同注册一个商标。但是，每一个共有人都没有单独使用该商标的权利。只有当其代表所有共有人或者关系到所有共有人的货品或服务时，共有权个体才可以使用该商标。另外，每位共有人不能在未经其他共有人同意的情况下许可或转让其对商标的权益。

 

 

著作权

 

中国

 

我国《著作权法实施条例》第九条规定：合作作品不可以分割使用的，其著作权由各合作作者共同享有，通过协商一致行使；不能协商一致，又无正当理由的，任何一方不得阻止他方行使除转让以外的其他权利，但是所得收益应当合理分配给所有合作作者。

 

澳洲

 

在澳洲，每一位著作权共有者的权利是相同的，但是在未经其他共有人同意的情况下，不具备独立开发的版权的权利。也就是说，共有人不可擅自印刷副本，不可自行出版或者进行许可授权。

 

 

所以，共有权制度除了给管理共有IP的管理者带来“噩梦”之外，其复杂性也让商业活动变得低效和不切实际。比如，一个共有人要开展共有IP的相关业务，就必须要经过所有共有权人的共同许可，显然，这项业务必须要符合所有共有者的利益和期望才可能得到批准，这个获得许可的过程将会是过于繁重和费事的工作。
 

所以，为了可以得到一个“公平”的结果，同时促进共有人之间切实可行的合作关系，全体共有人需要达成一个协议（这个协议最好从一开始就建立），关于谁可以在什么样的情况下用共有IP做些什么。

 

共有人的相对贡献

 

 

如果是学术界和企业共同研发的IP，那么对于这两方来说，其创造性贡献的相对价值就会有显著的差异性。但是，不管他们的相对贡献或者是所有者权益是1%或者是99%，多数情况下共有人的权益是相同的。

 

共有IP管理难题

 

 

像专利这样需要注册申请的知识产权，在管理上是比较费时费力的。在管理专利申请的过程中，尤其是在关键性的截止日期前，往往最是挑战共有人的合作态度。所以为了避免纠纷，共有人会制定合约条款来明确划分职责，比如划分出负责指导的专利代理律师、负责专利申请过程的日常监督管理并处理相关费用、负责关键性决策的咨询及意见统一等人员安排。除此之外，合同条款还应就管理知识产权所产生的分歧问题的解决意见给出明确的规定。

 

共有IP的诉讼执行

 

 

再次说明，不同类型的IP在不同的国家，共有IP的执行规则都不相同。在我国，如果一个共有权人发起诉讼，如果其他共有权人明确表示放弃实体权利的，法院可不追加其为共同原告。但是如果其他共有权人不愿参加诉讼但又不明确放弃实体权利的，法院仍会通知其他共有权人作为共同被告参与诉讼。

 

在澳大利亚，如果一个共有人作为原告提起了诉讼，那么其他共有人也需要作为同意作为原告加入。如果他们不同意，那么他们就必须成为被告。虽然共有者并不全都需要积极地参与诉讼过程，但是所有共有人的名字都会作为参与诉讼的成员被政府机构备案在册。可以说共有人是牵一发而动全身的关系。一个共有人如果提起了过于激进的IP诉讼，就会导致其他共有人的名誉受损。相反，如果不能和一方共有人达成一致合作，也可能会限制其他共有人，使其无法起诉第三方侵权。此外，如果一个共有人在未经其他共有者同意的情况下将IP授权给第三方（侵权人），那么这个IP在其他共有人那里也就没有了价值。尽管在诉讼开始进行的过程中，共有人之间针对诉讼的合同安排（共有人分工或重视程度各不相同）会在某些方面对于上述情况有所帮助，但是通常情况下法院对待所有IP共有人都是一视同仁的。

 

如果不能选择共同所有制，那么我们还能怎么办呢？

 

通常情况下，最好的解决办法是在合作伊始就确认IP所有权归一方所有，然后由归属方根据合作规定和商业目标授予其他方适当的权利。不同的IP种类、地域划分或是市场细分等原因都是使IP所有权变化的因素所在。实际上，如果其他方能够得到他们想要的授权，比如IP的使用许可权或是可以共享商业收入的权利，他们其实并不需要所有权的这个身份。

 

但是，如果仍然首选“IP共有”这个方法，那么合作各方就需要认真考虑上述所列的各种复杂情况及后果，同时也要默认这种方法可能会带来的各种不公平的情况。为了避免共有权产生的一系列问题，针对知识产权的综合性协议的谈判以及为IP共有者权益而寻求专业性意见指导就变得必不可少，这其中包含了商业收益、共享开发、责任义务以及许可授权等一系列内容。

 

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